미국 특허 출원의 경우에, 심사 중 최종거절통지서(Final Office Action) 통지를 받으면 3개월(총 6개월까지 연장가능)내에 답변서를 제출해야 한다.이 때, 출원인은 미국 특허법이 허용하는 절차에 따라 다양한 대응 방법을 선택할 수 있다. 이 중에서 심사관의 결정에 대해 심판부(PTAB)에 불복심판(Appeal)을 진행하기에 앞서 심사관 3인의 합의체에 의해 비교적 간단히 심사를 받을 수 있는 프리어필(Pre-Appeal)제도가 이용될 수 있다.불복심판(Appeal)의 경우에는 많은 비용과 시간이 소요된다는 단점이 있기 때문이다. 프리어필(Pre-Appeal) 제도를 요약하면 하기와 같다.요약: Pre-Appeal Brief Conference1. 목적: 비용 및 시간 부담을 줄이면서 Appeal 단계에서의 Appeal brief 제출 이전에 심사관 3인(심사관, 감독관, 다른 심사관)에 의해 재심사되는 프로그램2. 요건    1) 5페이지의 의견서 제출    2) 심사관의 거절에 대한 심사관의 명백한 오류    3) 청구항 또는 선행기술에 대한 심사관의 해석에 대한 반박은 불가능3. 결과    1) Appeal을 위한 실제적인 이슈가 있는 경우에는 appeal 절차를 계속 진행    2) 새로운 거절이 있거나 심사관의 보정이 있는 경우에는 기존 심사절차 재오픈 (기존 심사관의 거절은 극복되었지만 새로운 조사 등의 필요)    3) 기존 청구항의 등록 허여4. 효과    명백하게 부당한 거절이유를 다른 경험 있는 심사관들이 함께 검토하여 부당한 거절이유를 철회하도록 함으로써 Appeal 이나 RCE로 인행 발생되는 비용 및 시간 부담을 줄이도록 함.5. 통계   1) Appeal 중 약 40% 건에 대해 Pre-Appeal 진행   2) Pre-Appeal 건 중 약 55%는 Appeal 계속 진행   3) Pre-Appeal 건 중 약 35%는 기존 심사절차 재오픈   4) Pre-Appeal 건 중 약 10%는 바로 등록 허여▲ 특허권 이미지

▲ 미국 특허청 특허 로고특허 1개만으로도 기업의 흥망성쇠를 좌우할 수 있기 때문에 특허경영이 얼마나 중요한지는 이미 언급한 바 있다. 특허경영의 핵심인 특허권을 빨리 획득할 수 있는 제도 중 '특허심사 하이웨이'제도는 다음과 같다.첫째, 특허심사 하이웨이는 한국(1국)에서 특허출원을 하고 그것을 기초로 2국(협정 맺은 국가)에서 우선권 주장을 하면서 특허출원을 한 경우, 1국에서 심사결과 등록결정 등이 되면 2국에서 심사를 빨리하여 특허권을 빨리 획득할 수 있도록 해주는 제도이다.둘째, 기본요건은 다음 3가지로 구성돼 있다. ① 특허출원이 상대국 특허출원을 우선권 주장의 기초로한 것, ② 상대국 특허청 심사관이 특허가능하다고 판단한 청구항이 한 개 이상 존재, ③ 청구항이 서로 실질적으로 동일할 것 등이다.셋째, 제출서류를 살펴보면 중간사건서류 및 그 영문번역문, 최종 등록 청구항 및 그 영문 번역문, 번역인 서명이 들어간 진술서, 심사관 인용자료 등 제출 등이다.넷째, 장점과 단점은 다음과 같다. 장점은 한국에서 등록된 경우 타국에서도 등록가능성이 높고 기간도 단축될 수 있다는 것이다.반면에 단점은 타국의 심사결과가 한국의 심사결과에 귀속되지 않으며, 타국 등록 허여 청구항과 일치돼야 한다. 권리범위 제한으로 주요기업은 사용하지 않는다. 다섯째, 가능국가는 일본, 미국, 중국, 유럽, 영국, 덴마크, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 멕시코, 헝가리, 싱가포르, 오스트리아 등이다. 

2016년 스위스 다보스포럼에서 클라우스 슈밥이 '제4차 산업혁명'이라는 용어를 처음 사용한 이후 4년이 흘렀다. 이러한 4차 산업혁명의 시대는 초기술 융합의 시대라고 부른다.예를 들어 4차산업의 대표적인 분야인 드론의 경우에 첨단소재, 배터리, 카메라, 운영체제(OS) 등 첨단기술 집약체이다. 특히 인공지능(AI), 로봇, 자율주행 자동차, 빅데이터, 블록체인과 융·복합적으로 관련돼 있다.이와 같은 초기술 융합의 시대에서는 특허권의 확보를 통한 특허경영이 기업의 미래뿐만 아니라 국가의 미래를 결정할 수도 있다. 또한 유효한 특허권을 적절히 확보해 외부의 공격으로부터 방어하는 것 역시 더욱 더 중요해지고 있다.아래에 제시된 판례는 스프린트스펙트럼(Sprint Spectrum)과 프리즘테크놀로지(Prism Technology) 간의 특허권의 무효에 따른 영향을 보여준다.국문요약: 스프린트스펙트럼이 프리즘테크놀로지에 대한 $US 3200만불의 손해 배상 책임 판결을 받았다. 하지만 아직 집행되지 않은 상태에서, 이후에 T-모바일이 프리즘테크놀로지의 특허를 무효화시켰다.이에 따라 스프린트스펙트럼은 이전 판결에 대한 구제를 요청해 지방법원은 스프린트스펙트럼의 요청을 받아들였다. 프리즘테크놀로지는 이에 대해 항소했으며 연방순회항소법원은 지방법원의 판결이 적절했다고 판결했다.영문요약:Effect on Damages when Patent Is InvalidatedPrism Tech. v. Sprint Spectrum L.P. (F.C. 2019)Case History:•Sprint wasliable for $32M damage, which was affirmed in March 2017 by FC.•Prism had another litigation with T-Mobile.•T-Mobile challenged the eligibility of the patents under S101and won.•On June 2017, FC affirmed the invalidation of the Prism’s patent at issue. FC Decision:•FC ruled in favor of Sprint.•After the invalidation of the patent, Sprint filed a motion for Relief from Judgment based on FC’s decision on invalidation.•District court agreed and FC found no abuse of discretion.Key Point:•Sprint was able toavoid paying $32M in damagesdue to T-Mobile’s effort to invalidate Prism’s patent.•Sprint took as much time as possible to stick around and see how the case between Prism and T-Mobile would turn out, and that turned out beneficial to Sprint.•There was a strong federal patent policy against enforcing an unexecuted judgment of the patent liability when the patent claims underlying that judgment had been held invalid by another decision.▲ USA-PrismTechnology▲ 프리즘테크놀로지(Prism Technology)의 홍보자료(출처 : 홈페이지)

글로벌 기업들의 특허경영에서 가장 중요한 시장은 미국 시장이다. 독점적 권리를 부여하는 특허권이 미국에서 가장 강력하게 보호되고 있고 특허권의 침해 또는 위반시의 손해배상액이 가장 많기 때문이다.아래에 제시된 사례는 벤틀리모터스(Bentley Motors)와 재규어랜드로버(Jaguar Land Rover) 사이의 특허 분쟁이다.국문요약:벤틀리모터스는 2016년 재규어랜드로버 레인지로버(Range Rover) 모델과 직접 경쟁하는 최초의 SUV인 Bentayga를 출시했다. 재규어랜드로버에는 지형반응(Terrain Response) 기술이 장착됐고 벤틀리의 Bentayga에는 Drive Dynamic 시스템이 구비돼 있다.재규어랜드로버는 밴틀리모터스가 재규어랜드로버의 지형반응 기술을 사용했다며 미국 버지니아 동부 지방법원에 특허소송을 제기했다.이와 같은 차량 제어 특허에 대해, 법원은 재규어 특허가 단순 요약이 아니라 차량의 하부시스템을 물리적으로 변형하는 내용을 개시하고 있다는 점을 수용했다.특히 재규어랜드로버는 출원한 특허에서의 효율 향상에 집중했으며, 벤틀리의 반박은 설득적이지 않다는 결정을 내렸다.영문요약: Vehicle Control PatentBentley Motors v. Jaguar Land Rover (ED VA 2019)History:•Patentat issue is related to electronically controlling the vehicle’s subsystems such as engine, brakes, etc. to operate in a manner suitable for driving on a off-road surface.•Bentleyfiled a motion to dismiss, arguing thatJaguar’s patent merely claimed computerizationof what drivers already do (i.e. slowdown when going downhill).Holding:•Eastern District of Virginiaheld that Jaguar’s patent isnot abstractand teaches physically changing the vehicle’s subsystems (i.e. changes in the height of the vehicle, wheel spin, speed controls, etc.).•The court concluded that thepatent is directed to improvementsin computer functionality and providing concrete physical means.•The court focused on Jaguar patent’s improvement on efficiency and deemed Bentley’s argument unpersuasive.

세계 최초로 특허제도를 고안한 미국의 경우에 특허를 등록받기 위해서는 특허청에 특허를 출원한 후 특허법 절차에 따라 심사를 받아야 한다.심사과정에서 미국 특허법 및 심사규칙(MPEP)에 따른 형식적 요건과 실체적인 요건(101조-발명의 성립성, 112조-기재불비, 102조-신규성, 103조-진보성, 이중특허, 등) 등의 다양한 법률적 규정을 충족시켜야 등록될 수 있다.아래에 제시한 사례는 '세일가스 분리 및 청소 시스템 특허'와 관련된 무효 심판건에 대한 내용으로서 미국 특허심판원(PTAB)이 판결한 내용이다.1. 국문 요약미국 특허심판원에서는 미국 특허법 103조(진보성)에 따른 인용발명들의 조합을 정당화하기에 충분한 유사성이 있는지에 대한 하기 판례에서, 단순한 유사성만으로는 당업자가 머드 가스 분리기를 세일가스 분리기로 변형하기 어렵다는 점을 근거로 제시하면서 진보성을 유지했다. 즉 무효심판 청구인의 주장이 배척된 것이다.2. 원문 요약 (William Wesley Carnes v. Seaboard (PTAB 2019))History:•Patent at issue is related to Shale Gas Separating and Cleanout System.•Petitioner cited five prior art references to invalidate the claim on obviousness ground.•Petitioner argued that the claims of the patent were obvious because the combination of prior art references, which are in same technical field and provide similar functionality (i.e. mud gas separators and shale gas separators accomplish same objective using the same process).PTAB Holding:•PTABheld that mere similarities would not have provided a skilled artisan to modify the mud gas separators to shale gas separators.•The proper standardis that rejections on obviousness grounds cannot be mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning.•Here, PTAB found that the petitioner’s argument on similarity constituted a mere conclusory statement.•PTAB also rejected the petitioner’s argument that the prior arts address the common problem in the oil and gas industry of safe material disposal.•Petitioner’s assertion that a skilled artisan “could have” combined the references was insufficient for S103.▲ 출처: 국가정보전략 연구소 

글로벌 기업들은 급격한 기술 변화에 효율적으로 대응하기 위해 글로벌 R&D 전략을 수립하며 장·단기 기술 포트폴리오를 구성한다.일반적으로 기술 포트폴리오는 특허맵, 논문 등 전문서적을 포함하는 기술정보조사 및 기술수요조사 등을 바탕으로 작성된다.기업들은 분석된 기술 포트폴리오에 따라 확보한 기술, 매입할 기술, 개발할 기술 등을 분류한다. 이를 바탕으로 개발할 기술에 대한 자원을 투자하게 된다.이러한 투자의 결과로서 확보되는 기술에 대한 독점적인 권리를 확보하기 위해서 특허권을 확보해야 한다. 글로벌 특허전쟁이 치열하게 벌어지는 환경에서 특허권 확보는 더욱 중요할 수 밖에 없다.특히 기업들간의 특허분쟁뿐만 아니라 인터렉츄얼벤쳐스(Intellectual Ventures)이나 인터디지털(Interdigital)과 같은 수많은 특허전문관리기업(NPE: Non-Practicing Entity)과의 분쟁도 빈번히 일어나고 있기 때문이다.이와 같은 치열한 특허전쟁에서 상대기업의 공격으로부터 방어하기 위해 다른 기업이나 또 다른 특허전문관리기업들과의 전략적인 기술적 연합의 필요성이 갈수록 증대되고 있다.배타적 독점권리를 부여받는 특허권은 '특허 독립의 원칙'에 따라 각 국가별로 개별적으로 권리범위가 인정되기 때문에 각 국가별로 출원/심사/등록 절차를 거쳐 권리를 확보해야 한다.이를 위해서는 특허권을 확보하기를 희망하는 국가에 대해 개별적인 절차(파리 협약 등을 이용)를 진행하거나 PCT 국제출원과 같은 다양한 절차를 통해 획득할 수 있다.참고로 미국의 경우에 특허법은 1790년 4월 10일 조지 워싱턴 대통령이 서명하여 전세계 최초로 시작됐다.  미국 특허법은 하기와 같은 출원절차를 통해 등록받을 수 있다.▲ USA-Patent-Flow▲ 미국 특허출원 절차(출처 : 국가정보전략연구소)

2020년 1월부터 중국에서 본격적으로 시작된 코로나19(COVID-19)가 이제는 세계보건기구(WHO)에 의해 글로벌 팬더믹(Global Pandemic)으로 선언될 정도로 확산되고 있다.특히 3월 24일 기준 194개국에서 36만6117명의 확진자가 발생했고 사망자는 1만6126명에 이른다. 이와 같은 전 세계적 보건위기를 극복하기 위해 제약업체들과 바이오 기업들이 백신개발 및 치료제 개발에 올인하고 있다.2009년 유행하였던 신종플루 치료제인 타미플루를 개발한 길리어드 사이언스(Gilead Sciences)는 1000배 이상의 폭발적인 성장을 기록한 바 있다.천문학적인 규모로 성장한 것은 특허권의 독점적인 권리로부터 기인된다. 이번 코로나19에서도 치열한 백신 및 치료제에 대한 특허권을 확보하기 위한 치열한 경쟁이 벌어지고 있다.미국 정부가 '전령 리보핵산(mRNA)’ 기반 백신을 개발 중인 독일 바이오기업인 큐어백(CureVac) 백신의 독점사용권을 요청한 것으로 알려졌다.하지만 큐어백측에서는 미국 정부의 요구를 거절했다. 이와 같이 특허 1개만으로도 기업의 흥망성쇠를 좌우할 수 있기 때문에 특허경영이 얼마나 중요한지 파악할 수 있을 것으로 판단된다.▲ German-CureVac-Corona▲  큐어백(CureVac) 홍보자료(출처 : 홈페이지)