사단법인 3D프린팅산업협회(회장 김한수)와 (주)티엘비스(대표 김정한), (주)카이엔(대표 김용태)은 국내 3D 프린팅 사업을 고도화하고 글로벌 경쟁력을 향상시키기 위해 카이엔의 지식재산관리(Intellectual Property, IP) 플랫폼(Platform)인 케이미네르바(K-Minerva)를 활용하기로 하는 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. ▲ (주)티엘비스 김정한 대표(좌), 김한수 협회장(중앙), (주)카이엔 김용태 대표이번 협약으로 3D프린팅산업협회 회원사는 각종 산업 영역에서 3D프린터를 활용한 신제품, 신소재, 디자인 등 기술과 비즈니스 모델 개발 시 (주)카이엔의 케이미네르바 플랫폼을 통해 IP의 등록·관리·사업화를 진행하게 된다. 케이미네르바는 글로벌 산업정보와 특허맵(patent map)을 제공해 회원사가 IP 포트폴리오(Portfolio)를 체계적으로 관리하고 선행 조사, 경쟁력 분석, 가치 평가, 인수합병(M&A)을 경영전략으로 선택할 수 있도록 지원한다. 2011년부터 2018년까지 7년 동안 이어진 미국 애플과 삼성전자의 특허권 침해 금지 및 손해배상청구 소송을 거론하지 않더라도 글로벌 산업전쟁에서 IP의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 하지만 국내 대기업조차도 명확한 IP 전략이 없는 것이 현실이다. 2013년 서울, 수도권, 영남, 충청, 호남 등지에 위치한 3D프린터 관련 기업들을 중심으로 발족된 3D프린팅산업협회는 한국 전자산업의 메카인 구미시에 위치하고 있다. 설립 이후 다양한 영역에 3D프린터를 적용하고 전문가를 양성하며 4차 산업혁명 변화를 선도하고 있다.김한수 협회장은 “카이엔이 오랫동안 축적한 해외 특허 관련 노하우와 방대한 글로벌 산업정보를 기반으로 개발된 케이미네르바를 통해 대다수가 중소기업인 협회 회원사의 글로벌 기술 경쟁력이 강화하길 기대한다.” 며 “중앙 정부와 지방자치단체가 중소·벤처기업의 실질적인 해외 특허출원 및 관리, 실효적인 글로벌 산업정보 접근권을 보장해줘야 포스트 코로나 시대를 대비할 수 있다.”고 주장했다.

미국 글로벌 전기자동차 제조업체인 테슬라(Tesla)에 따르면 캐나다 스타트업인 스프링파워 인터내셔널(Springpower International)의 특허를 US$ 3달러에 매입했다.이번 특허 인수로 인해 더 저렴한 배터리를 제조할 수 있을 것으로 전망된다. 스프링파워 인터내셔널의 연구원들은 링크드인 프로필상에 테슬라에서 일하는 것으로 업데이트됐다. 스프링파워 인터내셔널이 테슬라에 인수됐음을 입증하는 증거로 여겨졌다. 테슬라는 배터리 중심의 유망한 스타트업을 모집해왔기 때문이다. 이미 테슬라는 2015년 선도적인 배터리 연구원인 제프 단(Jeff Dahn)과 5년 독점 파트너십을 체결했다. 올해 1 월 또 다른 5년 계약을 갱신한 바 있다.또한 테슬라는 2019년 다른 캐나다 배터리 제조업체인 하이바(Hibar)를 인수했다. 이 특허 매입은 2020년 9월 23일 개최된 '배터리 데이(Battery Day)' 이전에 진행된 것으로 알려졌다.이 특허기술의 채택은 테슬라의 전기자동차를 저렴하고 훨씬 더 지속 가능한 옵션으로 바꿀 수 있을 것으로 기대된다. 특히 테슬라의 전기자동차 가격을 2만5000 가격대에 가깝게 제작할 수 있을 것으로 전망된다.▲스프링파워 인터내셔널(Springpower International) 로고

중국 인공지능업체인 상하이즈전네트워크테크놀로지(上海智臻智能网络科技公司)에 따르면 애플(Apple)에 시리(Siri)의 사용을 중단하고 ￥100억 위안의 배상을 요구하는 소송을 제기했다.소장을 접수한 곳은 상하이(上海) 고등인민법원(高级人民法院)이다. 샤오아이 로봇(Xiao-I Robot)이 사람들과 의사 소통하고 명령을 듣고 작업을 완료할 수 있는 시스템에 대해 2009년에 특허를 받았다.2011년 애플은 아이폰 시리즈에 시리(Siri)를 사용했다. 2012년 회사의 특허에 대한 애플의 침해에 대해 상하이 제1중급인민법원(上海第一中級人民法院)에 소송했다.그러나 애플은 샤오아이 로봇의 특허 유효성에 의문을 제기했다. 2013년에 특허 재심위원회(patent reexamination board)에서는 샤오아이 로봇 특허의 유효성을 인정했다.이에 대해 애플은 은 베이징 고등인민법원(北京市高级人民法院)에 항소했다. 2015년 베이징 고등인민법원은 샤오아이 로봇 특허의 유효성 결정을 취소했다.상하이즈전네트워크테크놀로지는 최고인민법원(最高人民法院)에 상고했다. 2020년 최고인민법원은 2심 판결을 기각하고 1심의 특허 유효성 결정을 유지했다.이에 따라 회사는 애플이 샤오아이 로봇의 특허를 사용해 제품으로부터 얻은 이익에 대한 보상을 요구했다. 보상 금액은 추가 조사를 통해 조정될 수 있다.최근 미국과 중국의 갈등에 따른 기술전쟁의 험악한 분위기가 중국 법원의 판결에 어느 정도 영향을 줄수 있을 것으로 분석된다. 향후 미국과 중국의 기술전쟁은 더욱 더 심화될 것으로 판단된다.▲ China-ZhizhenNetworkTechnology-Robot▲ 상하이즈전네트워크테크놀로지(上海智臻智能网络科技公司)의 홍보자료(출처 : 홈페이지)

미국 특허출원의 경우, 등록결정 후 등록료 납부 전에 정보공개진술서(IDS:Information Disclosure Statement)를 제출해야 하는 경우가 발생될 수 있다.이때 RCE 납부 후 prosecution reopening 없이도 IDS를 처리할 수 있도록 QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement) 프로그램을 이용할 수 있다.특허 등록료 납부 후 미처 제출하지 못한 문헌이 존재한다는 이유만으로 불필요한 계속심사청구(RCE)가 신청되는 것을 방지하기 위한 목적이다. QPIDS를 요약하면 아래와 같다.요약 - QPIDS1. 정의: 등록료(issue fee)를 납부한 이후에 IDS를 제출해야 할 필요가 생기는 경우,RCE 납부에 이은 prosecution reopening 없이도 IDS를 처리할 수 있도록 해주는 파일럿 프로그램.2. 요건   1) Issue fee payment이후 issuance 이전   2) QPIDS petition transmittal (PTO/SB/09) 제출 – 관납료 없음   3) IDS form and fee ($180)   4) Petition to withdraw from issue after issue fee payment (본 petition fee $140)   5) RCE request and fee (1차 RCE $1200, 2차 이후 $1700) – 조건부 RCE로 일단 제출함.3. 이후 절차 (심사관)   1) 제출된 IDS가 특허성에 영향이 없을 경우에 심사관은 corrected NOA를 발행(IDS considered)하고, issue로 계속 진행함(RCE fee는 refund 됨)   2) 제출된 IDS가 특허성에 영향이 있을 경우(if the IDS necessitates reopening prosecution), 새로운 OA를 발행(RCE fee는 refund되지 않음).   3) 이후 최종적으로 해당 출원이 NOA를 받을 경우, 이전에 납부한 issue fee가 reapply될 수 있으므로, 그러한 request를 하면 issue fee를 다시 낼 필요는 없음.4) 효과기존에는 예외없이 RCE제출에 이어 prosecution reopen을 해야함에 따라 출원인이 시간 및 비용상 상당한 손해를 감수해야만 했다. 하지만 본 program을 이용하여 prosecution reopen의 필요가 없다고 판단될 경우, 출원인이 시간상 (prosecution reopen없이 issue로 계속 진행) 및 비용상 (RCE fee 환불) 손해를 감수하지 않아도 됨.

미국은 특허를 출원할 때에 정보공개진술서(IDS: Information Disclosure Statement)를 제출해야 하는 공개의무(duty of disclosure)가 출원인과 대리인에게 주어진다(미 연방규칙 37 C.F.R. §1.56(a)). 해당 의무를 지키지 않았을 경우에는 불공정한 행위로 인정될 수 있으며 소송 시 특허의 권리행사가 불가능하게 될 수 있다. 치열한 글로벌 특허 전쟁에서 이와같은 IDS제출 의무 위반은 손쉬운 공격 대상이 될 수 있다.IDS 제출의무와 관련된 판례는 많지만 'Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.' 2000년도 연방 항소법원 판례는 대표적인 경우이다. 특히 개인이나 중소기업들은 이에 대한 이해가 부족한 경우가 많아 더욱 더 주의가 필요하다. 이와 같은 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다.요약1. 정의: 출원인이 발명한 내용과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진하여 미국특허청에 제출해야 하는 의무2. 개시 의무자:발명자, 권리의 양수인(출원인), 변호사, 발명자/출원인의 법률 보조인3. 제출 대상 문헌:특허, 특허출원, 반포된 문헌, 실험적 이용 및 테스트 자료4. 제출 시기:미 연방규칙 37 C.F.R. §1.97에 정해진 절차와 요건에 따라 제출 1) 1단계:실체적 내용에 대한 최초의 거절이유(first office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월내에 제출 – 비용이나 증명서 불필요 2) 2 단계:1단계 이후 최종거절이유(final office action) 통지, 등록통지(notice of allowance) 중 하나라도 발생되기 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 함께 제출 (최초로 인지한 때부터 3개월 이내) 또는 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 납부(최초로 인지한 때부터 3개월 경과한 경우) 3) 3 단계:최종거절이유 통지, 등록통지 중 하나라도 발생한 이후부터 등록료 납부 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 및 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 함께 납부 4) 4 단계:등록료 납부 후 등록공보 발행(issue) 전 – Petition 함께 제출5. 미제출 시:권리행사 제한▲ USA-PatentedImage-PatentLiabilityManagement▲ 특허권 이미지

▲ 미국 특허청 특허 로고특허 1개만으로도 기업의 흥망성쇠를 좌우할 수 있기 때문에 특허경영이 얼마나 중요한지는 이미 언급한 바 있다. 특허경영의 핵심인 특허권을 빨리 획득할 수 있는 제도 중 '특허심사 하이웨이'제도는 다음과 같다.첫째, 특허심사 하이웨이는 한국(1국)에서 특허출원을 하고 그것을 기초로 2국(협정 맺은 국가)에서 우선권 주장을 하면서 특허출원을 한 경우, 1국에서 심사결과 등록결정 등이 되면 2국에서 심사를 빨리하여 특허권을 빨리 획득할 수 있도록 해주는 제도이다.둘째, 기본요건은 다음 3가지로 구성돼 있다. ① 특허출원이 상대국 특허출원을 우선권 주장의 기초로한 것, ② 상대국 특허청 심사관이 특허가능하다고 판단한 청구항이 한 개 이상 존재, ③ 청구항이 서로 실질적으로 동일할 것 등이다.셋째, 제출서류를 살펴보면 중간사건서류 및 그 영문번역문, 최종 등록 청구항 및 그 영문 번역문, 번역인 서명이 들어간 진술서, 심사관 인용자료 등 제출 등이다.넷째, 장점과 단점은 다음과 같다. 장점은 한국에서 등록된 경우 타국에서도 등록가능성이 높고 기간도 단축될 수 있다는 것이다.반면에 단점은 타국의 심사결과가 한국의 심사결과에 귀속되지 않으며, 타국 등록 허여 청구항과 일치돼야 한다. 권리범위 제한으로 주요기업은 사용하지 않는다. 다섯째, 가능국가는 일본, 미국, 중국, 유럽, 영국, 덴마크, 캐나다, 러시아, 핀란드, 스페인, 멕시코, 헝가리, 싱가포르, 오스트리아 등이다. 

미국 의료기기제조업체인 메드트로닉(Medtronic)에 따르면 다른 사람들이 인공 호흡기 제품의 일부 또는 전부를 복사할 수 있도록 전체 설계 사양을 공개할 계획이다.특히 모든 인공 호흡기 지적재산권(IP)을 Puritan BennettTM560(PB560) 인공 호흡기에 사용할 수 있게 했다. 이에 따라 캐나다 기업인 베이리스메디컬(Baylis Medical)은 메드트로닉의 설계 사양을 이용해 인공 호흡기를 생산할 예정이다.이와 같이 많은 생명과학회사들이 코로나(COVID)-19 팬데믹 동안 자신의 지적재산권(IP)에 액세스하는 것을 허락하는 것으로 알려졌다.국제보건기구(WHO)도 COVID-19 관련 특허에 대한 특허풀의 생성을 권장하고 있다. 회사가 특허풀에 특허를 넣으면 특허풀의 라이센스는 다른 사람이나 회사가 자유롭게 사용할 수 있게 된다.또한 일부 제약회사는 COVID-19 임상시험 및 약물개발을 위해 특허를 받은 약물 지적재산권(IP)에 대한 액세스를 허용했다. 이를 위해 제약회사는 라이센스를 자유롭게 부여하거나 경우에 따라 공개 도메인에 특허를 넣을 수 있다.공식적인 특허풀이 아닌 무료로 라이센스 액세스를 허용하는 예로는 http://opencovidpledge.org/가 있다. 이는 인텔 및 기타 회사에서 지원하는 이니셔티브이다.또한 백신 타이탄과 경쟁사인 Sanofi와 GSK는 COVID-19 백신을 개발하기 위해 서로의 기술을 공유할 방침이다. 이와 같은 협력을 통해  COVID-19 팬데믹과 같은 긴급한 위기 상태를 극복하기 위한 희망이 보다 빨리 제시될 수 있을 것으로 기대된다.▲ USA-medtronic-medical-3Dprint▲ 메드트로닉(Medtronic)의 홍보자료(출처 : 홈페이지)

2007년 4월 내려진 미국연방대법원의 KSR v. Teleflex 판결)(이하 ‘KSR' 판결’)은 TSM(Teaching, Suggestion and Motivation) 테스트 기법의 엄격한 적용에 대해 비판하면서 융통성 있는 적용이 핵심이다.해당 판결에서 연방대법원은 TSM 기법의 엄격하게 적용하는 대신에 보다 유연한 적용을 해야 하는 이유를 설명하였다.특히 이미 선행기술에 알려진 요소들을 결합할만한 명백한 이유가 있는지를 결정하기 위해서는 다음 사항을 검토해 심리해야 한다고 주장했다.첫째, 복수의 특허들에 제시된 상호관계가 있는 가르침들(interrelated teachings of multiple patents)둘째, 설계커뮤니티에 알려져 있거나 시장에 존재하는 요구의 영향(effects of demands known to design community or present in the market place)셋째, 관련 분야에서 통상의 지식을 가진 자들의 배경(background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art) 등이다.또한 연방대법원은 자명성에 의해 특허를 거절하는 것은 단순히 결론을 언급하는 것만으로는 안되고 대신에 자명성에 대한 법적인 결론을 지지할 수 있는 논리정연한 이유(some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness)가 반드시 따라야 한다는 점을 강조했다.한편, 하기 판례는 상기에 언급된 자명성과 관련된 내용 중 바이오기업이나 화학기업의 특허에서 주로 청구되는 수치범위(range)와 관련된 내용이다. 교훈을 정리하면 다음과 같다.1. 본 판례는 미국특허(US8,865,921)과 관련된 듀폰과 신비나간(E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina C.V.)의 특허소송결과이다.2. 연방순회항소법원에서는 "발명의 명세서를 작성할 때 종래기술에 언급된 범위와 본 발명의 범위가 겹치지 않도록 작성되거나, 예상치 못한 결과 또는 개선이 있다는 점을 주장할 수 있도록 조심스럽게 작성돼야 한다"고 밝혔다.3. 영문 요약•In IPR, PTAB held that the Synvina’s challenged chem-prep patent obvious.•DuPont appealed to FC.•Claim 1 is directed to method of preparing FDCA, which can be made from plant-sugars and then used to make plastic/polymers.•Disclosed different temperature, pressures, solvents, and catalysts from prior art.A prima facie case of obviousness typically exists when the claimed ranges overlap the ranges disclosed in the prior art.•Here, FC believed that the prior art references provided the support for a prima facie case of obviousness, and the patentee was not able to provide the evidence against the obviousness (i.e. unexpected results).•The court pieced together the cited references above to show overlap.▲ USA-dupont-patent▲ 듀폰(dupont)의 홍보자료(출처 : 홈페이지)

미국 특허청 및 법원은 판례를 통해 특허발명의 자명성 판단 기준을 확립, 적용해왔는데 크게 두 가지의 기법이 사용돼 왔다.그 하나는 1966년 Graham 판결에 근거한 Graham 분석법(Graham Analysis)이다. 이 분석법에 적용된 내용은 다음과 같다.우선 선행기술의 범위 및 내용(the scope and content of the prior art), 통상 기술자의 수준(the level of skill of a person of ordinary skill in the art), 청구하고 있는 발명과 선행기술에서 가르치고 있는 내용의 차이(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art) 등을 확보해야 한다.그리고 상업적 성공(commercial success), 오랫동안 원했음에도 해결되지 못했던 과제(longfelt but unsolved needs) 타인의 실패(failure of others)를 고려해 자명성 여부를 판단한다.또 다른 하나의 기법은 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트이다. 이 기법은 1987년부터 적용되어 미국 법원이 오랫동안 특허심사 실무 및 판결에서 발명의 자명성(obviousness) 판단의 기준으로 삼아 왔다.해당 기법을 적용하는 경우, 선행기술에 반드시 출원 발명에 대한 가르침(teaching), 시사(suggestion) 및 동기(motivation)에 대한 내용이 포함돼 있어야 자명성을 부정할 수 있다.이에 따라 당 기술 분야의 지식 수준으로 충분히 자명하다고 볼만한 사항도 선행기술에 그 요건을 충족할 정도의 명시적인 언급이 없다면 자명성을 부정하기 어려웠다. 이로 인해 부실권리가 양산될 수 있다는 문제점이 있었다.▲특허권 이미지

미국 드론 제조업체인 오텔로보틱스(Autel Robotics)에 따르면  국제무역위원회(ITC)에서 DJI와의 특허소송을 승리한 것으로 드러났다.결과적으로 미국에서 DJI가 제작한 드론이 판매가 금지될 수 있는 가능성이 생긴 셈이다. DJI는 중국의 전세계 최대 드론 제조업체이다.DJI가 오텔로보틱스의 미국특허(US9,260,184)를 침해하는 드론을 판매해 미국 관세법 제337조(Section 337 of the Tariff Act of 1930)를 위반했기 때문이다.해당 특허는 프로펠러를 모터에 고정시키는 데 사용되는 잠금 메커니즘에 관한 것이다. 구체적으로는 시계 방향 블레이드는 모터의 시계 방향 메커니즘에만 맞물릴 수 있다.반면에 반시계 방향 블레이드는 반시계 방향 메커니즘에만 맞물릴 수 있다. 이 특허는 또한 드론을 착륙시키는 데에 사용되는 접이식 팔을 포함한다.DJI는 오텔로보틱스의 미국특허(US9,260,184)를 침해한 것으로 알려진 마빅(Mavic) 시리즈를 포함해 다양한 드론을 제작하고 있다.최고 행정법 판사의 명령에 따라 DJI의 드론 시리즈인 Mavic Pro, Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic Air 및 Spark가 미국에 수입돼 판매하는 것이 금지된다.또한 오텔로보틱스는 Phantom and Inspire 시리즈도 수입 및 판매 금지 목록에 포함되도록 청원을 제출했다. 이와 같은 수입 및 판매 금지 목록이 확정되면 DJI 제품은 7월초 미국 드론 시장에서 퇴출될 수 있다.또한 목록에는 포함되지 않았지만 Mavic Air 2와 Matrice 300에 영향을 줄 수도 있다. 판사는 60일의 대통령 검토기간 동안 DJI에 9.9% 채권을 게시하라는 Autel의 요청을 승인했다.DJI는 해당 메커니즘을 계속 사용하기 위해 오텔로보틱스와 계약을 체결하거나 다른 메커니즘을 마련해야 한다. 이와 같은 DJI의 솔루션 준비 때문에 Mavic 3의 출시가 영향을 받을 것으로 예상된다.따라서 DJI는 세계에서 가장 큰 규모의 시장인 미국 드론 시장에서 큰 타격을 받을 것으로 예상된다. 참고로 DJI는 미국 정부와 중국 정부의 무역분쟁으로 인한 피해액도 적지 않은 상황이다.▲ USA-AutelRobotics-drone▲ 오텔로보틱스(Autel Robotics)의 홍보자료(출처 : 홈페이지)